Ausgerechnet Finnland: Frank Thelen und seine EU Marken geraten in einen Markenstreit

Die Skandinavier gelten in der Digitalisierung als absolute Vorzeigebeispiele. Breitband und digitale Anwendungen in einer Anwendungspalette wovon deutsche Unternehmen nur träumen können. So titelte das Ärzteblatt bereits vor einem Jahr “E-Health: Finnland lebt die Digitalisierung”. Jetzt durchkreuzen die Finnen mit dem Telekommunikationsanbieter „DNA Oy“ Frank Thelens Markenstratigien zu „startupDNA“ und „10xDNA“ mit einem Widerspruch beim Markenamt.

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13.07.2019 (mk) Frank Thelen  als bekannte Persönlichkeit sollte jeder kennen. Der Gründer, Investor und Startup Inkubator ist spätestens seit der Vox Sendung “Die Höhle der Löwen” bundesweit bekannt. Frank Thelen ist bekannt für Offenheit und direkte Aussagen. Zuschauer “Der Höhle der Löwen” kennen diese direkten Statements wenn Thelen Gründern an die ideelle und mentale Substanz geht.

Viele Digitalisten und Selbständige (ich auch) haben das Buch von Frank Thelen “Startup DNA”, erschienen bei Murmann Publishers, gelesen. Ein spannendes Buch und zugleich Pflichtlektüre, wenn man die Denkweise von Business Angels, Startups und Venture Capitalists verstehen möchte. Ein umfangreiches Kapitel ist im Buch die kritische Auseinandersetzung mit der Idee eines Startups und dem Markt für die jeweilige Produkt- oder Service Innovation. Eine Rolle spielen in der Analyse auch Markenrechts- und Patentfragen. Diese müssen “save” sein, andernfalls wird das nichts mit einem Investment, so ist der klare Tenor im Buch. Frank Thelen nennt diese Felder auf dem Spickzettel unter „Intellectual Property“ auf den Seiten 134-135 seines Buches.

Das es Frank Thelen bei seinem Projekt “Startup DNA” nun im Markenrecht Probleme gibt und damit etwas Sand in das Getriebe gerät, sollte den erfolgreichen Unternehmer nicht bremsen.  Interessant ist der markenrechtliche Fall durch die Prominenz von Thelen und verdient damit eine detaillierte und vertiefte Betrachtungsweise.

Die Markenanmeldung: EU Unionsmarke “startupDNA” und „10xDNA“

Frank Thelen hat über die Kölner Rechtsanwaltskanzlei Fischer & Partner mit Sitz in Köln  die Wortmarken “startupDNA”, “10xDNA” beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) am 27.03.2019 angemeldet. Die Anmeldung “Frank Thelen” unter der Registernummer 018037344 ging durch und ist als EU Unionsmarke eingetragen. Die Anmeldung “startupDNA” Reg. 018041125 wurde in laut EUIPO Datenbank in 5 Klassen vorgenommen und mit folgenden Waren- und Dienstleistungsangaben versehen.

Die Markenanmeldung „startupDNA“ umfasst 5 Markenklassen

16
Druckereierzeugnisse; Bücher; Aufkleber, Stickers [Papeteriewaren]; Benutzerhandbücher; Flyer; Fachzeitschriften; Gedruckte Pressemitteilungen; Gedrucktes Lehr- und Unterrichtsmaterial; Informationsbroschüren; Plakate; Werbeprospekte; Zeitschriften; Zeitungen.

35
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Computersoftware; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidung; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Drucksachen; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Affiliate-Marketing; Beratungsdienste bezüglich Marketing; Produkteinführungsdienste [Marketing]; Unternehmensberatungsdienste; Geschäftsführung und Unternehmensberatungsdienste; Geschäftsplanungs- und Geschäftsstrategiedienste [Unternehmensberatung]; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; Zusammenstellung statistischer Informationen.

36
Finanzierung; Finanzierungsberatung; Finanzierungsvermittlung; Finanzierung von Produktentwicklung; Finanzierung von Unternehmen; Finanzierung von Projekten; Finanzierungsdienstleistungen für Unternehmen; Finanzierung von geschäftlichen Vorhaben.

41
Bildung, Erziehung und Unterricht; Unterhaltung; Fernseh- und Rundfunkunterhaltung; Veranstaltung von Ausbildungslehrgängen; Veranstaltung von Computer-Lehrgängen; Veranstaltung von Web-Seminaren; Organisation und Durchführung von Vorträgen; Elektronische Publikationsdienste; Publikation von Druckerzeugnissen; Publikation [Veröffentlichung und Herausgabe]; Online Bereitstellung von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen; Veranstaltung und Durchführung von Workshops; Dienstleistungen auf den Gebieten der Tonaufzeichnung und Videounterhaltung; Herausgabe von Online-Veröffentlichungen.

42
IT-Dienstleistungen; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; IT- Beratungs-, -Auskunfts- und -Informationsdienstleistungen; Beratung auf dem Gebiet der Computertechnologie; Technologische Beratungsdienste.

Ebenfalls angemeldet wurde die Wortmarke “10xDNA” unter der Reg.Nr. 018043146. Der Anmeldetag war der 01.04.2019. Die Marke “startupDNA” wurde EUIPO am 08.04.2019 veröffentlicht. Es setzt dann die 3 Monate lange Widerspruchsfrist (bis 08.07.2019) ein. Am 11.06.2019 ging der Widerspruch zur Markenanmeldung von der finnischen DNA Oy ein. Dieser stützt sich auf die seit 2007 bestehende Unionsmarke “DNA” unter der Registernummer 005717971 und die weiteren Marken EM 013917653, EM 013917729, EM 013917745, EM 010326809 Dies die harten Fakten, die aus den Markendatenbanken per Einblick gezogen werden können. Detaillierte Einblicke und die Vorgehensweise der Auswertung im Video von infobrokertv.

startupDNA gegen DNA – noch mehr Einblicke in die Markendatenbank im YouTube Video

Der Gegner: DNA Oy – Finnischer Telekommunikationsanbieter

Herumschlagen darf sich Frank Thelen und seine Kölner Rechtsvertreter mit dem finnischen Unternehmen DNA Oy. Der skandinavische Telekommunikationsanbieter der in trendiger Magenta Farbgebung auftritt ist seit dem Jahr 2000 auf dem Markt. Recht frisch darf sich das 1.683 Mitarbeiter starke Unternehmen seit April 2019 zum norwegischen Telenor Konzern zählen. Dieser hält 54% der Unternehmensanteile. Vertreten werden die Finnen von der Kanzlei “Krogerus Attorneys Ltd.”
mit Sitz in Helsinki  die den Widerspruch mit der Angabe “Likelihood of confusion Unfair advantage /detriment to distinctiveness or repute
“ für „startupDNA“ und „10xDNA“ einreichten.

Hält seit 2007 die Markenrechte an DNA – Der finnische Telekommunikationsanbieter „DNA Oy“

Widerspruchsverfahren – Panik im Löwenkäfig?

Grundsätzlich ist ein Widerspruch auf eine Markenanmeldung ein vollkommen normaler Vorgang der nicht gleich Panik auslösen sollte.Wie sagte eine Rechtsanwältin einmal zu mir: “Jetzt erst einmal ganz ruhig durch die Nase atmen”. Für die schnell aufkommende Frage, wie die Finnen von der Markenanmeldung Thelens erfahren konnten? Ganz einfach mit einer Markenüberwachung, die zum normalen Rüstzeug einer eingetragenen Marke gehört. In diesem Falle hat das technische System der Finnen per Identität die Anmeldung des Bonners gemeldet. Im Regelfall wird die betreuende Anwaltskanzlei gemeinsam mit dem Mandanten überlegt haben, ob man gegen die neue Marke formal vorgeht.

In Abstimmung mit der betreuenden Kanzlei Krogerus entschieden sich die Finnen für den Widerspruch gegen die Markenanmeldung. Innerhalb der Markendatenbank Veröffentlichung greifen die Finnen eine breite Palette an Waren und Diensten an. Das Ziel ist recht einfach formuliert. Die Marke wird für die aufgeführten Waren und Dienste plattgemacht. Als Basis setzen die Finnen die EU Unionsmarke “DNA” die als Bildmarke unter der Registernummer 005717971 geführt wird.

Auf Thelens Seite werden die Anwälte eine Strategie entwickeln müssen die Vorwürfe im Widerspruch zu entkräften. Die finnische Marke “DNA” ist bereits 12 Jahre alt (Priorität 28.02.2007) und muss nachweisen, dass der Begriff DNA oder das Signet fortlaufend in den gelisteten Waren und Diensten benutzt wird. Auf der anderen Seite wird argumentiert werden müssen, dass StartupDNA und “DNA” sich im Markt nicht verwechseln. Die Finnen werden zurecht die älteren Markenrechte in die Waagschale werfen und recht deutliche Verwechselungsszenarien skizzieren.

Katzenjammer bei Thelens Branding Strategie?

Widerspruchsverfahren können sich bei der EUIPO hinziehen.1-3 Jahre sind dabei keine Seltenheit. Anmelder haben meist keine Zeit dafür. Für Frank Thelen ist startupDNA ein Teil seines Brandings als Autor und Speaker. Events, Seminare und Speaker Auftritte basieren auf diesem Branding. Sollten die Finnen die Marke Thelens demontieren steht auch der Titel des Buches von Murmann Publishers auf der Dispositionsliste der Finnen. DNA Oy hatte auch den Bestand “Books” und “Printed Matters” in den Widerspruch mit einbezogen.

Sollte Thelen kein Agreement mit den Finnen erzielen und das EUIPO dem Widerspruch stattgeben kippt eine komplette Personal Marketing Strategie am Markenrecht. Dies wäre der Branding Super GAU der bei sehr verhärteten Fronten eintreten würde. Zudem steht im Raum, wie das Amt auf die Verwechslungsgefahr antwortet. Für die Finnen spielt der Faktor Zeit in dieser Auseinandersetzung keine nennenswerte Rolle. Die Marke ist seit Jahren eingetragen und wird als Unternehmensbezeichnung eingesetzt.

Für Frank Thelen drängt die Zeit. Will er doch durchstarten und das Projekt “startupDNA” und “10xDNA” in den Markt weiter voranbringen. Die Finnen können mit DNA einen empffindlichen Stolperstein darstellen.

Leser der Autobiographie von Frank Thelen wissen, dass der Bonner Self Made Unternehmer mit Krisen und Niederlagen umgehen kann. Frank Thelen wäre nicht Frank Thelen, wenn er  dieser Herausforderung nicht meistern könnte.

Wir werden die weitere Entwicklung beobachten und im “Klems Marken Watch Blog” beleuchten.

Aktuelle Berichterstattung zu unserem Beitrag

Unseren Beitrag haben die ersten Medien aufgegriffen. Hier die Verweise auf die weitere Berichterstattung

Frank Thelen im Markenrechtsstreit
Gründerszene – Breaking News – 15.07.2019

UpDate Meldungen zum Fall Widerspruch gegen 10xDNA und startupDNA

17.08.2021 – Die Parteien haben sich in der Cooling Off Frist geeinigt und die Kanzlei von Frank Thelen (FISCHER & PARTNER RECHTSANWÄLTE / Köln) haben eine angepasste Dienste und Warenliste beim EUIPO eingereicht. Der Widersprechende hat über seine Kanzlei (CASTREN & SNELLMAN ATTORNEYS LTD.) das Zurückziehen des Widerspruchs zu beiden Marken eingereicht.

08.10.2019 – Das EUIPO hat nach Antrag beider Parteien (DNA Oy und Frank Thelen) die „Cooling Phase“  verlängert. Die Cooling Off Phase endet laut Mitteilung des Amtes am 17.08.2021. Die beiden Parteien. Das Widerspruchsverfahren startet am 18.08.2021.

07.08.2019 – Das EUIPO hält den Widerspruch gegen die Marken für formell zulässig. Das Verfahren geht weiter. Es wurden nun die Fristen für die Einreichung der Argumentationen festgesetzt. Die „cooling-off Phase“ endet am 10.10.2019. Die Parteien können die Argumentationen (Widersprechender 10.12.2019) und der Widersprochene bis 10.02.2020 einreichen.

Fazit zum Fall des Widerspruchs der Marken „10xDNA“ und „startupDNA“

Schaut man auf den zeitlichen Verlauf so hat der gesamte Markenvorgang vom Beginn der Anmeldung 27.03.2019 bis zum 16.08.2021 gebraucht. Dies sind knapp 2,5 Jahre. Für den Anmelder eine 2,5 Jahre dauernde Hängepartie in der nicht geklärt ist, ob die Marken für entsprechende Dienste oder Waren ohne Rechtsfolgen benutzbar sind.

Auch zeigt sich, gerade bei internationalen Auseinandersetzungen, dass es ohne eine fundierte Betreuung über Anwälte aus dem Markenrecht keine gute Lösung geben kann.

Was genau die Parteien vereinbart haben und wie die Kostenverteilung aussieht wissen nur Frank Thelen und die DNA OY.

Michael Klems ist Experte für die Recherche in professionellen Datenbanken und effiziente Suchstrategien in Online-Quellen. Seit 1991 ist der erfahrene Online-Profi für namhafte Entscheider und Top-Unternehmen in der Informationsbeschaffung tätig. Mit der Seminarreihe „Effiziente Internet-Recherche“ ist der gebürtige Kölner gefragter Referent für Seminare und Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen. Michael Klems ist der Kopf hinter dem Online-Dienst infobroker.de.
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